前言

      公開充分問題和創造性問題都可能涉及公知常識。如果在上述兩個法律問題上對于同一個技術特征是否是公知常識存在截然相反的結論，那么這樣的判斷矛盾嗎？近期，一件專利確權糾紛中二審法院關于同一個技術特征不能既在公開充分問題上是公知常識、又在創造性問題上不是公知常識的評述引起了筆者的思考。筆者試圖結合該案例對公開充分問題和創造性問題中的公知常識的含義及其影響進行分析。

一、案情簡介

      名稱為“一種基于微控制器的時鐘產生電路”的實用新型專利ZL200620046587.0在獨立權利要求1中記載有技術特征“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”。專利復審委員會在第18916號無效審查決定中，針對說明書是否公開充分這一法律問題，對于上述技術特征認為工作模式控制電路的具體結構是本領域技術人員根據其掌握的技術能夠知曉的內容，不需要在說明書中進行詳細描述，同時針對創造性這一法律問題，認為作為獨立權利要求1與最接近現有技術之間的區別技術特征的上述技術特征既沒有被對比文件公開和教導，也沒有證據證明其屬于本領域公知常識，且該技術特征還能帶來有益的技術效果，故權利要求1具有創造性。在所有無效理由均不成立的情況下，專利復審委員會維持實用新型專利權全部有效。無效請求人不服，提起行政訴訟，請求撤銷第18916號無效審查決定。

      北京市第一中級人民法院經過審理，維持了該無效審查決定。無效請求人不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院認為，縱觀專利復審委員會的評價思路，一方面認為“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”是本領域的公知常識，不需要在說明書中進行詳細描述，另一方面又認為上述區別技術特征使本專利具備了創造性，其對公開充分與創造性的認定存在邏輯矛盾，顯屬不當，判決撤銷原審判決，撤銷第18916號無效決定，并要求專利復審委員會重新做出審查決定。專利復審委員會于2017年9月27日重新做出無效決定，認為本領域技術人員可以根據實際需要設置一個工作模式控制電路來解決重新確定的技術問題，這屬于本領域的公知常識，從而宣告權利要求1沒有創造性，由于其它權利要求均沒有創造性，故基于專利法第22條3款宣告實用新型專利權全部無效。

二、案情分析

      在以上案例中，二審法院認為，專利復審委員會針對同一技術特征，在評述公開充分問題時認為其是公知常識，不需要在說明書中詳細描述，而在評述創造性問題時又認為其不是公知常識，故能給權利要求帶來創造性，這兩種截然相反的判斷存在邏輯矛盾。

      專利復審委員會在第18916號無效決定中的評述是否真的如二審法院認為那樣存在邏輯矛盾呢？

      我們清楚地知道，由于語言表達的多樣性和復雜性，脫離語境來孤立地理解一個詞乃至一句話都可能出現偏差。我們還清楚地知道，由于相關領域人員多年來在語言的使用過程中形成了統一的表達方式，使得一些語言表達方式得以固定而形成用語習慣。即便采用不夠完整或者不夠嚴謹的表述，相關領域人員根據該表述出現的語境，完全能夠基于用語習慣容易地理解該表述實際表達的意思，從而理解其含義。

      在評判是否公開充分的情況下，當提及一個技術特征是公知常識時，表達的意思是，該技術特征本身，更具體而言該技術特征的實現方式，是公知常識，本領域技術人員完全能夠基于他們的普通技術知識來實現該技術特征。具體到上述案例，專利復審委員會在評述說明書是否公開充分時，認為工作模式控制電路的具體結構是本領域中的公知常識。言下之意是，工作模式控制電路本身，更具體而言工作模式控制電路的實現方式，是公知常識。

      而在評判創造性的情況下，當提及一個技術特征是公知常識時，表達的意思是，該技術特征對于解決重新確定的技術問題而言是公知常識。具體到上述案例，專利復審委員會首先確定了權利要求1與最接近現有技術之間的區別技術特征是“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”，然后基于該區別技術特征，重新確定了權利要求1實際要解決的技術問題是“如何對外部時鐘控制模式進行連接控制”，接著提到了目前沒有證據證明該區別技術特征屬于本領域公知常識。言下之意是，工作模式控制電路對于重新確定的“如何對外部時鐘控制模式進行連接控制”這一技術問題而言不是公知常識。

      由上述分析可知，只截取無效決定中的部分文字，專利復審委員會針對同一技術特征確實同時給出了是公知常識和不是公知常識的判斷。但是，結合語境和相關領域人員的用語習慣，很容易理解專利復審委員會實際表達了兩個意思：一，該技術特征的實現方式是公知常識；二，該技術特征對于解決特定技術問題而言不是公知常識。顯然，這兩者并不存在矛盾之處。相反，筆者認為，無論二審法院判決的結論是否正確，二審法院判決基于的理由存在如下不夠合理之處：（1）對于創造性問題，二審法院在沒有針對最接近現有技術重新確定發明實際要解決的技術問題的情況下就直接提到某技術特征是公知常識，（2）僅僅通過字面含義而不考慮語境就對文字表述進行了理解。

三、公知常識的運用

      在上述案例中，公開充分問題和創造性問題都涉及到了公知常識，筆者試圖總結公知常識在這兩個法律問題的評判過程中產生的影響。

1、針對公開充分問題

      判斷說明書是否公開充分的關鍵是：判斷權利要求在說明書中對應的技術內容是否能夠被本領域技術人員實現，從而解決說明書中記載的技術問題并達到預期的技術效果。換句話說，本領域技術人員需要知道如何實現解決技術問題所涉及的手段。由于這些手段通常作為技術特征被限定在權利要求中，因此本領域技術人員在實現解決技術問題所涉及的手段的過程中，必然需要知道如何實現權利要求中的每個技術特征。

      當一個技術特征至少滿足如下兩個條件之一時，該技術特征不會導致公開不充分的問題：

   （1）實現該技術特征的方式在說明書中有描述或指引，并且本領域技術人員在閱讀該描述之后或根據該指引能夠實現該技術特征；
   （2）該技術特征是公知常識。

     可見，如果一個技術特征屬于公知常識，那么它不會對公開充分問題造成不利影響。即，公知常識不會導致公開不充分的問題。

2、針對創造性問題

       通常采用三步法對創造性進行判斷，其中公知常識僅在第三步技術啟示的判斷過程中有所涉及。具體而言，如果區別技術特征為公知常識，例如，本領域中解決重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決重新確定的技術問題的技術手段，則通常認為現有技術中存在技術啟示。

       根據舉例內容可知，當一個技術特征作為公知常識而導致現有技術存在技術啟示時，除了該技術特征本身是公知常識之外，還要求該技術特征用于解決重新確定的技術問題是公知常識。這說明不能僅僅因為一個技術特征本身是本領域公知常識，就直接判斷存在技術啟示，還需要考慮對于解決重新確定的技術問題而言是否是公知的，甚至還需要考慮是否能與最接近現有技術相結合來得到本發明。換句話說，作為公知常識的技術特征只有在同時滿足以下三個條件時，才能認為現有技術存在技術啟示，進而該技術特征不會給要求保護的技術方案帶來創造性：

      （1）該技術特征是本領域技術人員公知的；
     （2）該技術特征用于解決重新確定的技術問題是本領域技術人員公知的；
     （3）該技術特征與權利要求中的其它技術特征相結合沒有難度。

      可見，作為公知常識的技術特征不會必然導致技術方案沒有創造性，還需要考慮該技術特征與重新確定的技術問題之間的關系以及與其它技術特征的結合難易程度。

四、總結

      本文通過一個案例分析了一個技術特征既可以在評判公開充分問題時被認為是公知常識，又可以在評判創造性問題時被認為不是公知常識，前者意欲表達該技術特征本身是公知常識，后者意欲表達該技術特征對于重新確定的技術問題而言不是公知常識，兩者并不由于是否是公知常識的表述而存在邏輯矛盾。此外，本文還總結了公知常識在充分公開和創造性評判過程中產生的影響。