各位親們，如果你的專利的技術方案已經公開，那么向國外申請時還需要請求“保密審查”嗎？這種請求，是不是“多此一舉”呢？來看看專家怎么說。

向外國申請專利的保密審查是指什么？

        向外國申請專利的保密審查，是指對于在中國完成的發明創造，在向國外申請專利前，需要先經過保密審查，確定為其為不涉及國家安全或者重大利益等需要保密的方案后，才可向國外申請專利。這個規定的目的在于防止一些需要保密的技術方案在違背國家意愿的情況下被公開披露。

01，向外國申請專利的保密審查的立法意圖探討

      中國專利法第二十條第一款規定“任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。”專利法第四條規定“申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的，按照國家有關規定辦理。”《專利法實施細則》第七條第二款規定：國務院專利行政部門認為其受理的發明或者實用新型專利涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時作出按照保密專利申請處理的決定，并通知申請人。保密專利申請的審查、復審以及保密專利權無效宣告的特殊程序，由國務院專利行政部門規定。”

     也就是說，因為從理論上講，除了一些特殊情況之外（例如申請人在公開前撤回），向任何國家提交的專利申請都是將被公開的，如果申請人提交專利申請的受理單位是國家知識產權局，那么在國知局認為需要進行保密的情況下，其可以作出按照保密專利申請處理的決定，從而使得該專利不被公開；然而，如果申請人是向外國提出的專利申請，此時國知局將無從約束其公開與否。而專利法第二十條的規定，正是為了防止因申請人向外國申請專利時，由于脫離了國知局的控制而將一些需要保密的技術方案予以公開。

02，對于已經被公開的技術方案，是否還需要提出“保密審查”？

       那么將已被國知局公開的技術方案向外國提交專利申請的情況，是否還屬于專利法第二十條第一款規定的需要提出保密審查請求的情況呢？
 
      如果根據上述的立法意圖推測的話，既然國知局已經受理并且認為該專利申請所涉及的技術方案不需要保密而予以公開，并且，對于已經公開的成為現有技術的方案來說，也沒有了“保密”一說，那么何以還需要提出保密審查請求呢？可能這是大多數人在了解了上述立法意圖之后的看法。
 
       然而，事實上相關行政部門的規定，卻是另一個情況。國知局保密審查處提供給公眾的解答，明確即使是已經公開的專利申請，在向國外申請專利前，仍需在程序上提出保密審查請求。這一點容易被忽略或誤解，需要申請人及涉外代理人留意。

03，如果已公開的專利申請，在向外申請權前未經保密審查，會有什么后果？

       按照2010年修改的《專利法實施細則》第六十五條的規定，違反專利法第二十條第一款的規定是請求宣告專利權無效的理由。也即是說，如果違反了保密審查的規定，后果是很嚴重的，將面臨被無效的風險。
 
      然而，對于已經被國知局所公開的專利申請，向外申請前未經保密審查，是否屬于違反專利法第二十一條的情況，筆者認為仍然是值得商榷的。
 
      盡管國知局保密審查處提供給公眾的解答表明公開的專利申請也需要在程序上提出保密審查，再向國外申請專利，然而，基于目前的專利法及專利法詳解，對這種情況而言并沒有明確的規定。并且，根據向外國申請專利的保密審查的立法意圖的探討，這個情況下的向外申請并不會產生將違背國家公開意愿的技術方案公諸于眾的風險，因為但凡專利局予以公開的專利申請，均是經國家機關審查予以公開的。
 
      至于目前的實踐，并未出現實際的案例。專利復審委員會受理的無效宣告請求中，以違反二十條第一款作為理由的還非常少，尚未得知專利復審委員會的態度。而假設現實中真的發生了上述的假設情況，即申請人認為其技術方案已被國知局公開而忽視了向外申請前的“保密”審查請求的話，這種情況是否還屬于違反專利法第二十條第一款的情況？是否會面臨被無效的結局？目前尚未有明確的答案。
 
      不過可以想象，作為無效請求人一方，則可以千方百計地利用第二十條第一款的字面表述，以及利用相關部門認為即使專利申請已被公開但仍需要請求保密審查的非成文規定，來作為無效相關專利的理由。因此對于專利權人來說，請求保密審查，才是排除這些風險的最穩妥的做法。

04，申請港澳臺專利，是否還需要進行保密審查？
      港澳臺地區與中國大陸屬于不同的法域，中國大陸適用的專利法并不在港澳臺地區適用。申請人需要在港澳臺獲得專利保護的話，仍需在當地進行申請。而專利法第二十一條中的向外申請的保密審查規定，也包括申請港澳臺地區的專利，在這些地方申請專利時，也需要先履行保密審查義務。
 
       不過在對待港澳地區的不同專利類別上，國知局保密審查處對不同類別的專利有不同的傾向性意見。
 
       港澳地區的專利類型包括兩類，一類是依賴中國大陸審查結果的登記型專利，例如香港標注專利、澳門延伸專利；另一類是不依賴中國大陸審查結果的，例如香港短期專利、澳門新申請。對于前者，保密審查處的傾向性意見是可以不進行保密審查；而對于后者，則明確需要進行保密審查。

       不管如何，在目前司法實踐沒有明確的答案的情況下，對于申請人來說最有保障的做法，是對這些容易被忽略或誤解的保密審查要求加以重視，對不管是公開與否的、不管是申請國外或是港澳臺的任何一種專利類型，都先予以保密審查，畢竟履行保密審查的成本很低，但是一旦違反，則代價重大。

       當然，我們也希望對于上述這些仍沒有明確成文規定的地帶，能盡快出臺相關的正式規定，以引導、提示和規范申請人和涉外代理人做好申報工作，避免造成不必要的損失。

作者簡介：謝敏楠，中山大學理學學士、理學碩士。萬慧達北翔集團廣州專利團隊負責人，廣東省知識產權局知識產權專家庫第一批入庫專家，全國第一批專利信息實務人才。