案件回溯

近年來，隨著國內創(chuàng)新主體專利意識的不斷增強，采用系列申請的方式進行專利布局日益多見，如何對存在關聯(lián)性或相似性的大量系列申請進行高質量、高效率的審查是專利授權和確權審查中亟待解決的問題。本文以某公司提出的含有白芨或茯苓等中藥成分的面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法的系列發(fā)明申請的復審請求案件（下稱中藥面膜系列復審請求案）為例，探討系列專利申請的創(chuàng)造性審查相關問題。

1,技術效果不可缺 得到確認方有效
　　創(chuàng)造性是發(fā)明專利申請獲得授權的必要條件之一，也是專利授權確權審查的重點和難點。為了盡可能客觀地進行創(chuàng)造性的判斷，《專利審查指南》從判斷主體到判斷方法都作出了規(guī)定。發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當基于本領域技術人員的知識和能力，按照通常所說的“三步法”進行評判。“三步法”的第二步是確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術的區(qū)別特征并由此確定發(fā)明實際解決的技術問題，該步驟可以被稱為技術問題的構建。為了構建技術問題，考慮發(fā)明的技術效果則是該步驟的基礎。作為一個原則，發(fā)明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。因此，對發(fā)明產(chǎn)生的技術效果的認定就成為創(chuàng)造性評判中一個不可缺失的環(huán)節(jié)。發(fā)明產(chǎn)生的技術效果包括說明書中聲稱的技術效果以及本領域技術人員根據(jù)說明書記載的內容和現(xiàn)有技術能夠得知的技術效果，但無論是上述技術效果中的哪一種，都需要審查員站位本領域技術人員確認發(fā)明確實能夠達到該效果，才可以作為確定發(fā)明實際解決技術問題的基礎。
 
　　對于以化學醫(yī)藥為代表的實驗科學領域來說，發(fā)明技術效果的確認有其鮮明的特色和不同于其他學科領域的難度。在化學醫(yī)藥領域，發(fā)明能否實施及可達到何種技術效果往往難以直接預測和判斷，也即發(fā)明技術效果的可預知性較差。因此，即便是發(fā)明所聲稱的技術效果，其實際是否能夠實現(xiàn)通常也需要依賴于定性或定量的實驗驗證進行確認，或者由本領域技術人員結合現(xiàn)有技術狀況通過合乎邏輯的分析、推理進行判斷和確認。
 

技術效果的確認首先是其可信度的確認，因為在創(chuàng)造性審查中，一個不可信的技術效果根本沒有考慮的必要和可能性。在說明書記載了實驗數(shù)據(jù)以證明發(fā)明達到的技術效果的情況下，特別是據(jù)此聲稱發(fā)明取得了預料不到的技術效果時，技術效果的確認則更加重要。對于實驗數(shù)據(jù)和結論，需要考慮實驗對象、實驗條件和實驗數(shù)據(jù)本身等多種因素，以便確認其所意圖證明的技術效果。如果說明書中記載的實驗數(shù)據(jù)存在明顯瑕疵，例如前后矛盾、實驗效果不符合常理等，即申請文件記載的實驗數(shù)據(jù)本身存在缺陷，則依據(jù)所述實驗數(shù)據(jù)所聲稱的技術效果不能被采信，由此也不能作為認可發(fā)明具備創(chuàng)造性的理由和依據(jù)。此時需要本領域技術人員根據(jù)其知識和能力進行合理分析和確認發(fā)明實際達到的一般性技術效果，并基于此進行創(chuàng)造性評判。

2,實驗數(shù)據(jù)要真實 明顯存疑不采信
　　在中藥面膜系列復審請求案中，涉案的系列申請要求保護含有中藥成分的面貼膜用乳液，例如，在申請?zhí)枮镃N201310113848.0的發(fā)明專利申請中，要求保護一種白芨營養(yǎng)面貼膜用乳液，在申請?zhí)枮镃N201310151665.8發(fā)明專利申請中，要求保護一種茯苓面貼膜用乳液，該系列案件的權利要求的構成大體相同，即包括白芨、茯苓等中藥活性成分，復合防腐劑以及其他保濕劑、增稠劑、營養(yǎng)劑和水等輔料，權利要求中還具體限定了各個組分的具體成分和用量。該系列申請的說明書中均記載了制備例和測試例以及實驗數(shù)據(jù)，以便證明其發(fā)明的技術效果。
 
　　該系列申請要求保護的面貼膜乳液的技術方案與最接近的現(xiàn)有技術相比，區(qū)別特征之一在于涉案申請采用了某種復合防腐劑，該種復合防腐劑的組成成分為現(xiàn)有技術中已有的防腐劑。復審請求人在復審程序中強調，現(xiàn)有技術未公開其復合防腐劑，從現(xiàn)有技術公開的大量防腐劑中選擇具體的防腐劑復合使用需要大量的實驗研究與分析，并且在實驗驗證之前，本領域技術人員無法預期其技術效果，而專利申請的說明書實施例證明了該種復合防腐劑產(chǎn)生了協(xié)同增效的作用，取得了防腐性能的大幅提高，即取得了預料不到的技術效果，并以此認為其發(fā)明具備創(chuàng)造性。
 
　　基于上述案情，對于該系列案件創(chuàng)造性的審查和判斷，焦點便落在了權利要求中復合防腐劑所能達到的技術效果的確認和認定上。一方面，需要確認其確實達到了說明書聲稱的技術效果，另一方面，在技術效果得以確認的基礎上判斷其是否屬于預料不到的技術效果。其中，技術效果的確認是前提和基礎，如果不能確認或者確認發(fā)明不能達到其所聲稱的技術效果，則其是否預料不到便沒有討論的必要。
 
　　在申請?zhí)枮镃N201310151665.8發(fā)明專利申請的審查中，合議組首先分析了構成復合防腐劑的各個成分屬于現(xiàn)有技術，在本技術領域公知常識的教導下，本領域技術人員有能力通過簡單的對比試驗選擇防腐劑成分并確定其用量，并能夠預期其可獲得協(xié)同增效、降低用量等一般性效果。同時，合議組考察了與該申請相關的系列申請后發(fā)現(xiàn)，該申請說明書具體實施方式部分檢測了實施例1-8的微生物水平，實驗結果顯示6個月內實施例1-3微生物均達標，實施例4、5、7第6個月微生物超標，實施例6第5個月起微生物超標，實施例8第3個月起微生物超標。除該申請之外，復審請求人在2013年4月3日和26日還申請了另外8件名稱為“一種……面貼膜用乳液、面貼膜及其制備方法”的發(fā)明專利。上述申請的實施例與該申請除了活性成分不同之外，輔料以及用量也不完全相同，但是均得出與該申請完全相同的實驗結果。此外，復審請求人于同年5月23日至6月18日還提交了27件名稱為“剝離型……面膜及其制備方法”的發(fā)明專利申請，同樣地，除了活性成分不同之外，輔料以及用量也不完全相同，然而這27件申請的實驗結果也完全相同。
 
　　縱觀上述專利的申請過程以及說明書整體記載的內容，所述情況不符合實驗科學的一般性規(guī)律，在活性成分、輔料及用量均不相同的情況下得到相同的實驗結果，這種情況是極為罕見的，由此導致該申請說明書所提供的實驗數(shù)據(jù)的真實可信度降低，其所證明的技術效果不能被采信。因此，該申請的復合防腐劑所能達到的技術效果應確定為本領域技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術可預期的一般性效果。合議組在上述分析的基礎上，得出了該申請要求保護的技術方案不具備創(chuàng)造性的結論。
 
　　上述案件的創(chuàng)造性評判思路和方式既準確運用了“三步法”，又符合化學醫(yī)藥領域以及系列申請案件的特點。由于該系列申請的案情相似，因此，對于該系列申請中的其他案件亦可采用上述案件所體現(xiàn)的創(chuàng)造性評判思路，對于明顯存疑的實驗數(shù)據(jù)和結論，應謹慎地提出質疑或不予采信，以便在依法審查的理念下，高質量、高效率地進行此類系列案件的審查。
 

系列申請不僅案件數(shù)量大，而且情況紛繁復雜，需要專利授權確權程序中的審查員乃至訴訟程序中的法官，秉持以事實為依據(jù)、以法律為準繩的原則，以有效、客觀的證據(jù)為基石，以嚴謹、透徹的分析為手段，全面考慮，多方求證，以便去偽存真，明辨真假，既要對有價值的創(chuàng)新成果給予嚴格保護，又要剔除虛假編造、有損社會誠信的低質量申請，真正實現(xiàn)專利制度保護專利權人合法權益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的初心和應有之義。