【弁言小序】

      創造性是一項發明能夠授予專利權的最為重要的實質性條件之一。《專利審查指南》規定通常采用“三步法”判斷發明是否具備創造性。在實踐中，審查員采用“三步法”判斷發明的創造性時，通常將重點放在第三個步驟，即技術啟示的判斷上，而往往忽視第一個步驟中對于最接近的現有技術的選取。特別在一些特殊情況下，某些現有技術根本無法作為發明的改進起點，應該避免選取這些現有技術作為最接近現有技術。本文通過一個具體案例，闡述應當如何把握最接近現有技術的選取。

【理念闡述】

      創造性判斷在專利授權和確權審查中占據重要地位，判斷一項發明是否具備創造性不僅是專利審查的重點，也是專利申請人、專利權人、法院以及社會公眾關心和關注的問題。創造性審查就是要判斷發明是否具有突出的實質性特點和顯著的進步。我國創造性判斷所采用的“三步法”審查方式以最接近的現有技術為基礎，因此最接近的現有技術的選取對于創造性的判斷具有重要的意義。

     在“三步法”判斷創造性的第一個步驟中，《專利審查指南》第二部分第四章中規定，最接近的現有技術是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，例如，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。

     《專利審查指南》規定最接近的現有技術的選取，應當從技術領域、技術問題、技術效果、功能用途以及技術特征數量等多角度進行綜合整體判斷。對最接近的現有技術的整體判斷，在將一項發明與現有技術進行比對時，除了考慮兩者相同/相應的內容，還應該考慮該現有技術與該發明“非對應的內容”，如果本領域技術人員試圖改造該現有技術以獲得該發明技術方案時，這些“非對應的內容”會使得該現有技術已無法解決其本身所要解決的技術問題并獲得相應的技術效果，這樣的改造使得該現有技術完全背離其原來的技術實質，那么本領域技術人員就不存在對該現有技術進行這樣改進的動機，則該現有技術并不適合作為最接近的現有技術。

      在歐洲采用“問題-解決法”判斷發明的創造性，具體步驟與我國的“三步法”類似，其中第一步同樣也是確定最接近的現有技術，第三步以Could-Would法進行技術啟示的判斷，技術啟示判斷的關鍵不在于本領域技術人員是否可能通過調整或修改最接近的現有技術來得到本發明，而是在于他是否會在現有技術的促使下有動機改進最接近的現有技術從而得到本發明。

      歐洲采用“問題-解決法”評判創造性時，對最接近的現有技術的選取通常可以考慮兩方面的因素。首先，從本領域技術人員的角度判斷現有技術是否存在朝著本發明方向進行改進的可能性；更關鍵在于本領域技術人員是否存在對現有技術朝著本發明方向進行改進的動機。通常現有技術與發明所要解決的技術問題相同或相似是確定某一現有技術是否適合作為最接近現有技術的重要考慮因素，若該現有技術根本不涉及發明所要解決的技術問題，且為解決不同的技術問題兩者采用了不同、甚至相悖的技術構思，即使現有技術存在朝著該發明方向進行改進的可能性，那么也不存在本領域技術人員對該現有技術朝著該發明方向進行改進的動機，本領域技術人員通常不會關注這樣的現有技術，更不會考慮將其作為改進起點以獲得該發明的技術方案。

【案例演繹】

      一起復審請求涉及發明名稱為“一種基于條碼數據的功能邏輯跳轉方法、客戶端及系統”（專利申請號：201410422578.6）的發明專利申請，背景技術中描述在二維碼中存儲一個URL，通過掃碼跳轉到對應的網頁，因此上述二維碼應用跳轉功能單一，限制了二維碼的應用場景和使用范圍。該申請所要解決的技術問題是增強條碼的跳轉能力從而擴寬條碼的應用場景和使用范圍，為了解決上述技術問題，該申請在服務器中存儲有客戶端條碼數據對應的功能邏輯信息，在用戶掃碼后將服務器端的功能邏輯信息返回給客戶端執行相應邏輯處理。

      對比文件1中公開了一種執行二維碼動作指令的方法，其所要解決的技術問題是在移動終端如何快速便捷的執行動作指令，為了解決該問題，在二維碼中存儲有直接調用應用程序編程接口API的動作指令，移動終端只需要掃描一次二維碼就可調用其中動作指令對應的API以執行動作指令從而實現移動終端的相應功能。此外，在對比文件1中明確記載：該方法通過只掃描一次二維碼，可調用其中動作指令對應的API以執行動作指令，實現移動終端的相應功能，而不需要與后臺服務器進行交互認證，只在移動終端單側實現執行動作指令，也不需要下載安裝相應的程序才能實現，從而減少用戶操作時間，減少用戶使用移動終端功能的成本。可見，對比文件1公開的內容除了包括通過掃碼執行動作指令外，還包括與本申請不相對應的“非對應的內容”，即與不需要與后臺服務器交互的有關內容。

      該案的爭議焦點在于，該申請在執行二維碼指令時，通過客戶端和服務器的數據交互從而提高數據處理能力，而對比文件1中僅在移動終端處理數據以保證移動終端的快速響應速度。那么對比文件1是否存在朝著該申請方向進行改進的動機，能否作為該申請改進的起點，是否適合作為最接近現有技術呢？

      合議組認為，根據對比文件1所記載的內容以及整體考量現有技術，特別對比文件1與本申請“非對應的內容”可以確定，對比文件1中只需要在移動終端側掃碼執行動作指令，移動終端完全不需要與后臺服務器交互認證，從而能夠減少服務器端與移動終端交互時間，最終獲得快速便捷的執行動作指令的技術效果；而該申請為了增強條碼的跳轉能力從而擴寬條碼的應用場景和使用范圍，將與客戶端條碼數據對應的功能邏輯信息存儲于服務器，并將功能服務器端的功能邏輯信息返回給客戶端執行相應邏輯處理。因此，對比文件1中解決快速便捷的執行動作指令的關鍵在于移動終端與后臺服務器不需要交互，而該申請解決擴寬條碼的應用場景和使用范圍的關鍵在于將功能邏輯信息存儲于服務器，客戶端和服務器之間需要進行相應的數據交互。

      由此可見，該申請與對比文件1在解決各自技術問題時對于客戶端和服務器之間是否需要數據交互采取的是完全相悖的方式。如果本領域技術人員嘗試改變對比文件1在其中設置服務器處理數據并與移動終端進行數據交互，那么移動終端必然要等待服務器的響應時間以及數據的網絡傳輸時間，這樣會延長移動終端的處理時間，從而無法解決對比文件1中移動終端快速便捷執行動作指令的技術問題，也無法獲得快速便捷執行動作指令的技術效果，那么，本領域技術人員在面對需要增強二維碼跳轉能力的技術問題時沒有動機想到在對比文件1中設置服務器處理數據并與移動終端進行數據交互。因此，對比文件1中給出了僅在移動終端處理數據并避免與后臺服務器交互的相反技術教導，雖然在技術上存在對比文件1的基礎上設置服務器處理數據并與移動終端進行數據交互的可能性，但是本領域技術人員在對比文件1的基礎上沒有動機朝著此方向進行改進，因此本領域技術人員通常不會關注該對比文件，更不會考慮將其作為改進起點以獲得本申請的技術方案。因此，對比文件1不適合作為該申請的最接近現有技術。

      從該案的審理過程來看，如果一件專利申請與某一現有技術相比，其中涉及的“非對應的內容”使得兩者所要解決的技術問題不同，且出于解決各自技術問題的需要采用不同、甚至相悖的技術構思，在本領域技術人員試圖按照該專利申請的技術方案改造該現有技術時，將會導致該現有技術無法解決其本身所要解決的技術問題并獲得相應的技術效果，這樣的改造使得該現有技術完全背離其原來的技術實質，那么就不存在啟示或動機對該現有技術進行這樣的改造，其無法作為該專利申請的改進起點，該現有技術一般不適合作為最接近現有技術。選取合適的最接近現有技術是判斷創造性的起點，最接近的現有技術的選取需要在對該現有技術整體考量的基礎上進行把握，并且不僅需要考慮該現有技術是否存在改進的可能性，還需進一步判斷是否存在對該現有技術進行改進的動機，只有選擇合理可行的最接近現有技術作為發明的起點，才能客觀公正地進行創造性的判斷。